濫發警告函之禁止

一般商標權人為保護自身商標權益，多會阻止他人註冊與自己商標相近似之商標，也會禁止他人使用近似於自己已註冊之商標。前者，多是針對申請時間晚於自己，而所申請的商標圖樣與自己的註冊商標相同或近似，所指定之商品或服務又與自己註冊商標相同或近似時，向主管機關提出異議或評定，使其撤銷註冊之程序，如某甲為AAA商標所有權人，當某乙較晚註冊AAB商標於相同或近似商品時，某甲即會透過異議或評定程序撤銷某乙的註冊商標。後者，乃是依商標法第61條第1項之規定，防止無權使用者使用該商標，或要求仿冒者停止侵害，並對於侵害商標權的人賠償所受之損失，如某甲為AAA商標所有權人，當某丙在相同商品上亦使用AAA商標時，某甲即可主張某乙侵害其商標權。本文主要針對防止侵害及排除侵害的方法，提出簡單提醒。

商標法第61條第1項規定：「商標權人對於侵害其商標權者，得請求損害賠償，並得請求排除其侵害；有侵害之虞者，得請求防止之。」一般商標權人發現業界有人使用與自己註冊商標相同或近似之商標圖樣時，經詢問商標代理人或律師後，會得到先發函警告對方停止使用該商標之建議。但有些特別時候，如賣場週年慶、促銷活動、展覽會等，商標權人為防止對方在短時間內賺取暴利，除發函給對方外，同時也會發函給賣場或下游廠商，要求賣場停止販賣、協助或展覽仿冒者之商品，否則將一併視為侵權而請求損害賠償。

不過，有時也會發生業者為惡性競爭而濫發警告函之情事，例如某業者為禁止同業在賣場上一同陳列商品而相互競爭，即發函予賣場表示同業之商品為仿品，若繼續陳列將連同賣場一併提告等，賣場則因擔心受到牽連而將對方商品予以下架等。公平交易委員會為管理此等不公平競爭之行為，即有訂定「行政院公平交易委員會對於事業發侵害著作權、商標權或專利權警告函案件之處理原則」，確保各事業得以公平競爭，維護交易秩序，有效處理事業濫用著作權、商標權或專利權，不當對外發布競爭對手侵害其著作權、商標權或專利權之警告函。

該處理要點第３點規定，事業踐行確認權利受侵害程序之一，始發警告函者，視為行使權利之正當行為。該確認程序為(1)經法院一審判決確屬侵害者；(2)經著作權審議及調解委員會調解認定確屬著作權受侵害者；(3)將可能侵害專利權之標的物送請專業機構鑑定，取得鑑定報告，且發函前事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商，請求排除侵害者。

前述處理要點第4點規定，事業踐行下列確認權利受侵害程序，且無公平交易法第19條、第21條、第22條、第24條規定之違法情形，始發警告函者，視為行使權利之正當行為：(1)發函前已事先或同時通知可能侵害之製造商、進口商或代理商請求排除侵害；(2)於警告函內敘明權利明確內容、範圍，及受侵害之具體事實，使受信者足以知悉系爭權利可能受有侵害之事實。

事業若未踐行第3點或第4點規定之先行程序，逕發警告函，且為足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為者，即違反公平交易法第24條之規定，違反規定之事業應賠償被害人損害賠償，公平交易委員會亦會依情況科處罰鍰。不過，事業雖已踐行第四點規定之先行程序而發警告函，但內容涉有不公平競爭情事者，仍有可能違反公平交易法第19條第1款、第19條第3款、第21條、第22條、第24條之規定，而有被科處罰緩或賠償被害人損害賠償之可能。

相關實例：

公平交易委員會於100年9月14日針對上述情況作出一項處分，指出金○○公司與巧○○公司都是肉品銷售業者，以量販店、超市等為銷售通路，雙方分別為「香草豬」與「黑鑽雞」之商標權人，並以「香草豬」與「黑鑽雞」為名行銷所產製肉品。巧○○公司因金○○公司銷售「黑鑽香草豬」商品，委託律師寄發金○○公司侵害其「黑鑽」商標權之律師函予金○○公司及其下游通路業者。巧○○公司寄發商標侵權警告信函前，沒有經過法院一審判決確屬商標權受到侵害，沒有在警告信函中敘明商標權明確內容，也沒有檢附相關商標註冊字號與商標圖樣等資料，而所寄的警告信函對象為一般賣場通路業者，並不是具有查證能力的通路業者，自然無法合理判斷金○○公司是否侵害巧○○公司的商標權，在接獲警告信函後，難免心生疑懼，為免訟累及查證的麻煩，乃要求金○○公司先解決爭議，故金○○公司只能將廣告招牌及商品包裝從「黑鑽香草豬」變更為「頂級香草豬」，雖然巧○○公司發送警告信函的行為，並未造成金○○公司商品實際下架，然而對以效能競爭為中心的市場競爭秩序仍有危害之虞，具有商業競爭倫理的非難性，故巧○○公司寄發警告函的行為不是依照商標法行使權利的正當行為，而是足以影響交易秩序的顯失公平行為，違反公平交易法第24條規定。